2020-10-01:

BRANN har företrätt PIAB AB vid World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center i en tvist om domännamnet piab-france.com, WIPO ärendenummer D2020-0534 inom ramen för det alternativa tvistlösningsförfarandet Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Tvisten rör frågan om en återförsäljare får registrera ett domännamn som innehåller ett varumärke för en produkt man säljer. PIAB AB vann denna tvist och visade att i detta fall hade inte återförsäljaren rätt att göra så.

Bakgrund

PIAB AB är ett världsledande företag inom vakuumteknik och PIAB är dess house-mark sedan decennier tillbaka.

Tvisten rör domännamnet piab-france.com som registrerats av ett franskt bolag BLET. BLET är sedan 1960-talet återförsäljare av PIAB mätinstrument. PIAB tillverkar inte dessa själva längre utan har sålt den affärsdelen, med en licens för bolaget Gigasense att använda varumärket PIAB för mätinstrument. PIAB äger varumärket PIAB som är registrerat för mätinstrument, vakuumpumpar och vakuumutrustning i stora delar av världen. PIAB äger också en portfölj av domännamn med piab samt ett antal dotterbolag, däribland Piab SAS i Frankrike. PIAB har inget affärsförhållande till BLET och har inte gett dem något tillstånd att registrera domännamnet piab-france.com (”Domännamnet”).

Efter att ha sökt förmå BLET att avregistrera Domännamnet självmant, inlämnade PIAB den 4 mars 2020 en ansökan om alternativ tvistlösning.Eftersom Domännamnet var registrerat via en fransk registrar, och språket som styr det avtalet var franska, var ansökan på franska.

Ansökan om alternativ tvistlösning

I ansökan yrkade PIAB att Domännamnet skulle överföras till PIAB.

Enligt de kriterier som UDRP anger anförde PIAB:

a) Domännamnet är förväxlingsbart med ett varumärke som PIAB har rättigheter till

Som angetts äger PIAB en portfölj av registreringar för PIAB, bl a EU varumärke och nationella registreringar i Frankrike. Domännamnet inleds med det identiska piab och tillägget france är endast en generisk, geografisk indikation vilket inte bidrar till att särskilja Domännamnet från PIABs varumärkesrättigheter.

b) BLET har inte en rätt eller ett berättigat intresse till Domännamnet

BLET har inga varumärkesrättigheter med PIAB. De använder Domännamnet till att omdirigera trafiken till sin hemsida https://www.blet-mesure.fr/ där bla mätinstrument under PIAB marknadsfördes och såldes.

c) BLET har handlat i ond tro när de registrerade eller använde Domännamnet

Då BLET vidaresålt PIAB mätinstrument i Frankrike sedan lång tid tillbaka måste de vara medvetna om att PIAB är ett registrerat varumärke. De använder Domännamnet för att omdirigera trafik till sin hemsida där mätinstrument från en rad olika tillverkare och varumärken säljs.

Motpartens svar

BLET bestred att domännamnet piab-france.com är registrerat i ond tro och ska överföras till PIAB AB. Man anförde i huvudsak att man registrerat Domännamnet enbart för att länka till sin hemsida, att man sålt PIAB mätinstrument sedan många år tillbaka, att Domännamnet är enbart för att skydda sin marknad och de har inte försökt sälja eller få ersättning för Domännamnet. Vidare för man ett resonemang om att Domännamnet inte skulle vara förväxlingsbart med varumärket PIAB, då PIAB inte själva säljer mätinstrument.

Beslutet

Ärendet avgjordes av en ensam tvistlösare, en advokat från Schweiz. Denne avgjorde till PIABs fördel och beslutar att Domännamnet ska överföras från BLET till PIAB AB.

a) Domännamnet är förväxlingsbart med ett varumärke som PIAB har rättigheter till

Tvistlösaren finner att PIAB har rättigheter till varumärket PIAB för bl a mätinstrument och att Domännamnet är förväxlingsbart. Tillägget av en geografisk term i Domännamnet är inte tillräckligt för att utesluta förväxlingsrisk mellan ett domännamn och ett varumärke om varumärket är framträdande i domännamnet.

b) BLET har inte en rätt eller ett berättigat intresse till Domännamnet

BLET använder Domännamnet till att omdirigera trafiken till sin hemsida där bla mätinstrument under PIAB marknadsfördes och såldes. Under vissa förutsättningar kan det vara tillåtet för en återförsäljare att registrera och inneha domännamn som innehåller sökandens varumärke, om det finns ett legitimt intresse och särskilda rekvisit är uppfyllda. Dessa rekvisit har fastställt i ett tidigare UDRP förfarandet, Oki Data Americas Inc. ./. ASD, Inc., WIPO ärendenummer D2001-0903, i det s k ”Oki Data testet”. Dessa rekvisit är:

1) Innehavaren av domännamnet (”Innehavaren”) måste utbjuda varor och/eller tjänster under varumärket
2) Innehavaren måste använda hemsidan till att enbart sälja varor under varumärket
3) Innehavaren måste tydligt ange på hemsidan sin relation till varumärkesinnehavaren
4) Innehavaren hindrar inte varumärkesinnehavarens möjligheter att återge sitt eget varumärke i ett domännamn

Tvistlösaren finner att BLET endast uppfyllt det första kriteriet, d v s man säljer PIAB mätinstrument. Dock säljer man också andra tillverkares mätinstrument och anger inte tydligt sin relation till PIAB eller dess licenstagare Gigasense. Vad gäller den sista punkten anser tvistlösaren att det faktum att BLET registrerat varumärket PIAB med det geografiska namnet ”France” är ett sätt att hindra PIABs affärsverksamhet i Frankrike, särskilt för dess franska dotterbolag Piab SAS.

c) BLET har handlat i ond tro när de registrerade eller använde Domännamnet

BLET har haft kännedom om PIAB och dess varumärken och har inte något tillstånd att registrera Domännamnet. Detta har använts till att dirigera trafik till sin egen hemsida, där även andra mätinstrument utbjuds. Det finns då en risk att konsumenter väljer att köpa produkter från andra aktörer än PIAB.

Sammanfattning och konklusioner

De alternativa tvistlösningsförfarandena som finns för domännamn ger varumärkesinnehavare ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få kontroll över otillåten användningen av sina varumärken i domännamn. Denna ansökan ingavs i mars och beslutet meddelades den 4 augusti. Det går i regel mycket snabbare men på grund av den totala lock-down som rådde i Frankrike under senvåren medgavs BLET anstånd att svara.

Varumärkesinnehavare bör ha kontroll avtalsmässigt med återförsäljare om deras användning av aktuella varumärken och att man inte har rätt att registrera varumärken, företagsnamn eller domännamn som innehåller varumärket. Detta gäller särskilt om man har en exklusiv återförsäljare som skulle kunna passera ”Oki Data testet”.

BRANN jurister Astrid Johnsson och Hanna Thorngren företrädde PIAB AB i detta ärende.