2020-12-18:

Att bevaka konkurrenters patentansökningar är ett vanligt och effektivt sätt att hålla koll på konkurrenternas rättigheter och därmed sin egen Freedom to operate (FTO). I inledningsfasen av ett företagsprojekt görs ofta en nyhetssökning/landscaping för att skapa en bild över patentsituationen. Det kan visa sig att projektet kan vara helt eller delvis beroende av utgången av granskningen av en konkurrents patentansökan.

Det europeiska patentsystemet (EPC) ger tredje man (t. ex. en konkurrent) olika möjligheter att förhindra att patent beviljas eller upprätthålls. Det vanligaste sättet är att tredje man lämnar in en invändning mot ett patent som patentverket (EPO) redan har godkänt. Detta måste göras inom 9 månader från det att EPO har publicerat godkännandet av patentet. En invändning leder i regel till en muntlig förhandling där EPO fattar beslut om patentet ska behållas så som godkänts av granskaren, behållas i ändrad lydelse eller att patentet upphävs.

Ett annat sätt är att redan under granskningen av ansökan lämna in dokument (”prior art”) och argumentation mot den granskade ansökan, en s.k. erinran (”third-party observation”). Man kan likna det vid att man ”tipsar” granskaren om dokument, detta ”tips” kan också göras anonymt.

Fördelen med erinringar är att det är ett förhållandevis billigt sätt att försöka påverka utgången av en konkurrents patentansökan, men framför allt så till skillnad från en invändning där processen kan ta ett par år innan slutgiltigt beslut tas så kan en erinran ge betydligt snabbare önskad effekt.

Den som lämnar in en erinran blir dock inte part i målet vilket gör att EPO inte kommer att bjuda in tredje man till att yttra sig och processen leder heller inte till en muntlig förhandling. Detta gör att en erinran blir betydligt billigare än en invändning men däremot så blir utfallet mer osäkert då tolkningen av argumenten och bedömningen av dokumenten blir helt upp till granskaren. Denna osäkerhet verkar dessutom vara delvis beroende på när under granskningen som erinran lämnas in.

Vår erfarenhet är därför att det är större sannolikhet att en erinran har effekt om den lämnas in tidigt i granskningsfasen. En erinran kan t.o.m. lämnas in under PCT-fasen och därmed så kommer alla nationella patentverk som senare kommer att granska ansökan att få del av den.

Finns det dessutom dokument som granskaren inte har hittat såsom artiklar, publicerade konferensbidrag, kataloger, marknadsföringsmaterial etc. som tydligt påverkar patenterbarheten av uppfinningen kan en erinran vara ett effektivt sätt att uppmärksamma granskaren på dessa.

Några saker som man bör tänka på innan man lämnar in en erinran är:

-att om patentansökan trots erinran ändå godkänns så är det betydligt svårare att citera/använda samma dokument (prior art) igen vid en invändning,

-att innehavaren av patentansökan blir medveten om att någon stör sig på ansökan och kommer att göra allt för att behålla ansökan, kanske lämna in avdelade ansökningar,

-att vissa grunder/argument är mer lämpade för och har större effekt under en invändning och kan kanske ”slösas bort” i en erinran där sökande har möjlighet att korrigera ansökan/patentkraven och därmed komma runt grunden/argumenten, t. ex. otillåten begränsning av patentkrav (Art. 123(2)EPC).

Om du har några frågor angående denna artikel så kontakta gärna Basse Asplund.