2020-09-14:

Under sommaren meddelade EU-domstolen dom i målet C-714/18 P . Huvudfrågorna i det överklagade målet var dels om det utifrån Taigas åberopade bevisning för att visa verklig användning för bl.a. kläder gick att urskilja och fastställa en självständig underkategori avseende kläder som skyddar mot oväder (endast kyla, vind och/eller regn), dels om ordet Taiga har en precis och omedelbar betydelse för en väsentlig del av omsättningskretsen (konsumenter i EU).

Bakgrund

Det tyska företaget ACTC GmbH, som säljer modekläder ämnade för en yngre publik, ansökte 2012 om EU-varumärkesregistrering för ordet ”tigha”. Ansökan omfattade bl.a. och sammanfattningsvis kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25.

Taiga AB, som utvecklar och säljer kläder för dels krävande arbetsmiljöer, dels till polis, ambulans och militärpersonal dels ock till jägare och andra friluftsmänniskor., är innehavare av bl.a. en EU-varumärkesregistrering för ordet TAIGA omfattande varuslagen;

Kläder, ytterkläder, underkläder, fotbeklädnader, huvudbonader, skor och arbetsstövlar, arbetsrockar, handskar, bälten och sockor i klass 25.

2013 invände Taiga AB mot ansökan för tigha och gjorde gällande att märket är förväxlingsbart med märket TAIGA. Eftersom Taigas EUTM hade varit registrerat i mer än fem år vid tidpunkten för invändningen, krävde ACTC GmbH att Taiga AB skulle presentera bevis för att märket TAIGA verkligen använts inom EU för registrerade varor. Har ett märke bara använts för en viss del av varorna så begränsas märkets skyddsomfång till dessa varor. Invändningsavdelningen vid EUIPO avslog invändningen. Taiga AB överklagade och den fjärde överklagandenämnden beslutade dels att Taiga AB visat användning för alla varor i registreringen utom skor och arbetsstövlar, dels att märkena tigha och TAIGA är förväxlingsbara. ACTC GmbH överklagade beslutet till Tribunalen som är fösta instans vid EU-domstolen. Tribunalen gjorde ingen annan bevisvärdering eller förväxlingsbedömning utan fastställde överklagandenämndens beslut att märkena är förväxlingsbara. ACTC GmbH överklagade till andra instans i EU-domstolen. Där prövas bara så kallade rättsfrågor, inte bevisfrågor.

Tvisten i EU-domstolen

Självständig underkategori

ACTC GmbH gjorde gällande att Tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den konstaterade att de varor för vilka Taiga AB visat användning inte utgjorde en självständig underkategori i klass 25. Syfte med påståendet var naturligtvis att begränsa Taiga AB:s varumärkesskydd för TAIGA till ”kläder som skyddar mot oväder”, för att kunna hävda att dessa varor inte är liknande de varor för vilka varumärket tigha söktes registrerat.

EU-domstolen konstaterade, med hänvisning till tidigare domar, att varornas/tjänsternas avsedda användning och ändamål utgör ett avgörande kriterium vid definitionen av en självständig underkategori varor/tjänster. Att varorna/tjänsterna riktar sig till olika omsättningskretsar är inte relevant vid den här bedömningen.

Om det, såsom i förevarande fall, visar sig att de aktuella varorna – som så ofta – har flera användningsområden och ändamål kan det följaktligen inte fastställas huruvida det rör sig om en viss underkategori av varor genom att, var för sig, beakta vart och ett av de ändamål som dessa varor kan tänkas ha. Med ett sådant synsätt skulle det nämligen inte vara möjligt att på ett konsekvent sätt identifiera självständiga underkategorier av varor, vilket skulle medföra en alltför långtgående begränsning av rättigheterna för innehavaren av det äldre varumärket, bland annat genom att dennes berättigade intresse av att utvidga sitt sortiment av varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket har registrerats inte skulle beaktas i tillräcklig utsträckning.

EU-domstolen uttalade att det således var riktigt av Tribunalen att inte göra en separat bedömning av vart och ett av de aktuella varornas ändamål, det vill säga att ”klä”, ”skyla”, ”täcka” eller ”skydda” människokroppen, eftersom dessa olika användningsområden kombineras för att släppa ut dessa varor på marknaden.

Överklagandet kunde därför inte vinna bifall på den här grunden.

Taiga har en precis och omedelbar betydelse

Enligt domstolens tidigare praxis kan begreppsmässiga skillnader mellan de motstående märkena förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna om ett av de aktuella varumärken har en klar och bestämd innebörd för de personer som utgör omsättningskretsen, så att innebörden omedelbart kan förstås av dessa personer.

Tribunalen uttalade att för konsumenter som befinner sig i norra och östra delen av den europeiska kontinenten, som med mycket stor sannolikhet kan associera ordet tajga med det boreala barrskogsbältet, finns en skillnad i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen.

För ”Genomsnittskonsumenter” som befinner sig i andra delar av EU än den nordliga och den östra delen av EU, särskilt konsumenter i den södra delen av den EU och engelskspråkiga konsumenter, vilka utgör en väsentlig del av omsättningskretsen, har det inte fastställts (bevisats) att det finns en tydlig begreppsmässig skillnad mellan de motstående kännetecknen tigha – TAIGA

Eftersom betydelsen av ett ord, i enlighet med angiven rättspraxis, ska bedömas i förhållande till hela omsättningskretsens förståelse och inte begränsas till uppfattningen hos konsumenter i endast en del av det relevanta området, avfärdade Tribunalen i den överklagade domen, ACTC:s argument att innebörden av ordet tajga kunde förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan de motstående kännetecknen.

I sin överklagan till EU-domstolen kritiserade ACTC Tribunalen för felaktig rättstillämpning genom att ha funnit att ACTC inte hade visat att begreppet taiga inte hade en precis och omedelbar betydelse för omsättningskretsen i unionen som helhet. ACTC hävdade att det enligt tidigare praxis är tillräckligt att ett ord endast förstås i en del av EU. I sitt yttrande förklarade Generaladvokaten att ordet hela i hela EU syftade på att hänsyn ska tas till förståelsen hos konsumenter som befinner sig i alla stater som utgör unionen. Här var det fråga om ett EU-varumärke och då utgör hela EU omsättningskretsen. Härutöver ansågs ACTC missuppfattat tidigare praxis.

Domstolen konstaterade att om det föreligger visuella och fonetiska likheter mellan de motstående kännetecknen för en väsentlig del av omsättningskretsen, och det inte är styrkt att det föreligger sådana begreppsmässiga skillnader mellan kännetecken som kan förta verkan av dessa likheter för den delen av omsättningskretsen, ska Tribunalen göra en helhetsbedömning av risken för förväxling. Tribunalen gjorde sig inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den beaktade den omständigheten att klaganden inte hade styrkt att begreppet ”taïga” hade en ”precis och omedelbar betydelse” för en väsentlig del av omsättningskretsen.

Konklusion

Domen innebär, förutom en bekräftelse på att varumärket tigha är förväxlingsbart med varumärket TAIGA och därför inte kan registreras, att det är svårt för att inte säga omöjligt att påvisa en självständig underkategori för varuslaget kläder givet en mångfald användningsområden och ändamål. Vidare framgår det att för att en konceptuell skillnaden mellan två märken ska förta en eventuell visuell och fonetisk likhet, så krävs att den konceptuella betydelsen förstås av konsumenter i den relevanta omsättningskretsen i en väsentlig del av EU, som vid den här bedömningen synes vara mer än ett medlemsland..

Vill ni ställa frågor kring domen kontakta Rune Petterson.